Eine häufige Herausforderung im Prüfungsverfahren europäischer Patentanmeldungen besteht in der Aufforderung von Prüfern – oft mit Verweis auf Artikel 84 EPÜ und angeblich mangelnde Klarheit – bestimmte Teile der Beschreibung zu streichen oder ausdrücklich als „nicht Teil der Erfindung“ zu kennzeichnen. Die Begründung hierfür liegt meist darin, dass die betroffenen Inhalte angeblich nicht vom Wortlaut der Patentansprüche erfasst sind. Solche Änderungen mögen zwar zu einer schnelleren Patenterteilung führen, sie bergen jedoch erhebliche Risiken für die langfristige Beständigkeit des Patents.
Diese Risiken haben durch die Entscheidung G 1/24 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts neue Relevanz erhalten. Dort wurde klargestellt, dass Beschreibung und Zeichnungen bei der Beurteilung der Patentfähigkeit nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ stets zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind – nicht nur, wenn der Anspruch für sich genommen unklar erscheint.
Wie beeinflusst die Beschreibung die Anspruchsauslegung vor dem EPG?
Das Berufungsgericht des EPG hat in der Entscheidung NanoString Technologies Inc. gegen 10x Genomics Inc. (UPC_CoA_335/2023) deutlich gemacht, dass der Patentanspruch nicht nur Ausgangspunkt, sondern zentrale Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents gemäß Artikel 69 EPÜ und dem zugehörigen Protokoll ist. Für die Auslegung kommt es nicht allein auf den rein wörtlichen Anspruchstext an. Vielmehr sind die Beschreibung und die Zeichnungen stets als Hilfsmittel heranzuziehen, um den Inhalt des Anspruchs verständlich zu machen – nicht nur zur Beseitigung von Unklarheiten.
Diese Sichtweise wurde durch die Entscheidung UPC_CFI_373/2023 (SodaStream Industries Ltd. gegen Aarke AB) der Lokalkammer Düsseldorf gestärkt. Dort wurde betont, dass sich der Schutzbereich eines Anspruchs nicht auf bevorzugte Ausführungsformen beschränken darf. Vielmehr umfasst er alles, was der Fachmann anhand der Beschreibung und der Zeichnungen als beanspruchten Gegenstand versteht. Der Anspruch definiert somit die maximale äußere Grenze des Schutzbereichs.
In ihrer Begründung zu G 1/24 vom 18. Juni 2025 hat sich die Große Beschwerdekammer im Ergebnis im Wesentlichen der Argumentation angeschlossen, die wir auch in unserem Amicus Curiae brief vertreten haben. Sie stützt sich dabei auf dieselbe maßgebliche Rechtsprechung – insbesondere die oben genannte NanoString-Entscheidung des UPC sowie die wegweisenden EPA-Entscheidungen G 2/88 und G 6/88. Die Kammer stellt ausdrücklich klar:
„The claims are the starting point and the basis for assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC. The description and drawings shall always be consulted to interpret the claims when assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC, and not only if the person skilled in the art finds a claim to be unclear or ambiguous when read in isolation.“ (Leitsatz)
Damit ist klar: Beschreibung und Zeichnungen sind keine nachrangigen Hilfsmittel, sondern stets relevante Bestandteile der Anspruchsauslegung im Rahmen der Patentierbarkeitsprüfung. Änderungen in der Beschreibung können daher unmittelbare Auswirkungen auf das Verständnis der Patentansprüche haben – sowohl im Prüfungsverfahren als auch in späteren Durchsetzungs- oder Nichtigkeitsverfahren.
Welche Risiken entstehen durch das Streichen von Beschreibungsteilen?
Das Entfernen von Ausführungsbeispielen oder erklärenden Inhalten aus der Beschreibung aufgrund des Arguments mangelnder Unterstützung durch die Ansprüche kann die Auslegung des Patents erheblich beeinträchtigen. Die Beschreibung mit ihren Beispielen liefert oft den Kontext, der notwendig ist, um Anspruchsbegriffe richtig zu verstehen. Sie kann helfen, allgemeine Merkmale enger auszulegen und die Perspektive des Fachmanns mit der Absicht des Anmelders abzugleichen.
Wird dieser Kontext entfernt, läuft man Gefahr, dass der Anspruch isoliert gelesen wird – was zu einer unerwünscht weiten Auslegung führen kann. Solch eine Auslegung kann den Anspruch in Verletzungsverfahren zwar scheinbar stärken, erhöht jedoch gleichzeitig die Angreifbarkeit in Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren. Besonders problematisch ist das, wenn gelöschte Inhalte Definitionen oder einschränkende technische Erläuterungen enthielten, auf die sich später nicht mehr zurückgegriffen werden kann.
Wie geht man mit Beschreibungsänderungen nach Artikel 84 EPÜ um?
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung sollten Anmelder und Patentanwälte der Versuchung widerstehen, Einwänden wegen Klarheit nach Artikel 84 EPÜ zu schnell nachzugeben – etwa durch pauschale Streichungen. Der vermeintliche Vorteil einer zügigeren Erteilung muss gegen das Risiko einer später geschwächten Durchsetzbarkeit abgewogen werden.
Vor jeder Änderung sollte geprüft werden, ob der zu streichende Text nicht für die spätere Auslegung des Anspruchs nach Artikel 69 EPÜ von Bedeutung sein könnte. Wo erforderlich, sollten sachlich fundierte Argumente dafür vorgebracht werden, dass bestimmte Inhalte in der Beschreibung verbleiben müssen, um dem Anspruch seine volle technische Tragweite zu geben. Ein wohlüberlegter Umgang mit Klarheitseinwänden kann dazu beitragen, die Substanz des Patents langfristig zu sichern.
Es ist wichtig, die Mandanten darüber zu informieren, dass eine aus entsprechenden Diskussionen mit den Patentprüfen resultierende längere Prüfungsphase und zusätzliche Kosten letztlich ein stärkeres und besser durchsetzbares Patent sichern können.
Fazit: Klarheit mit Augenmaß
Nach der Entscheidung G 1/24 und der gefestigten Rechtsprechung des EPG ist deutlicher denn je, dass die Beschreibung eine zentrale Rolle bei der Auslegung von Ansprüchen spielt – nicht nur im Verletzungsfall, sondern auch bei der Prüfung der Patentfähigkeit. Wer hier zu radikal streicht, riskiert ein inhaltlich geschwächtes Schutzrecht. Ein überlegter, argumentativ gestützter Umgang mit Artikel 84 EPÜ ist daher entscheidend für die langfristige Verteidigungsfähigkeit und Durchsetzbarkeit europäischer Patente.
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Autor: Dr. Michael Schmid